基本上不會等特許廳的判斷，只要當事人確定如何更正，確定要向特許廳提出申請，其餘的部分法院可自己獨立判斷。
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q6：日本的專利有效性判斷時間較快，幾個月就有結果，但智慧局決定一件專利有效性需要很久的時間，有時需要2-3年，在這種情況之下，法院先判決然後智慧局再完成有效性決定，智慧局的決定是否可以跟法院判決不一樣，想請教日本專家的意見?
高林教授回應：
這樣的狀況與前述無須特許廳作出決定，而由法院進行判決即可的說法是不相關的。專利權撤銷之訴的審判決定，是先有特許廳的決定後再對該決定提出撤銷之訴訟。所以法院需要努力避免撤銷訴訟與侵害訴訟的結果不同。故在此情況下，是不能認為不需要由特許廳(行政機關)作決定，一切由法院進行判決即可。
清水法官回應：
關於這一點本人與高林教授的想法一樣。以下補充一些數據資料。在日本法院通常要花一年的時間才能做出專利侵權訴訟的判決，而基本上法院大概在做出判決前兩個月就對專利的有效或無效做出判斷。而特許廳要判斷專利的有效或無效，通常也需要6個月到8個月。所以兩者作出判斷的時間相差不多。
高林教授回應：
本人與清水法官的意見是一致的，可能有人認為這就是日本的動向，不過也有人主張廢止特許廳的無效審判。亦即針對專利有效或無效的判斷，乾脆廢止特許廳的審判，讓法院來判斷專利的有效或無效，這樣的說法也不是沒有，所以請不要誤會，本人跟清水法官所言並非代表所有日本的現況。另外，像美國現在也在討論，以法律修正之方式讓專利商標局可作出專利有效或無效判斷。所以前面提及的可能是日本的主要說法，但並不是代表日本的說法。
王局長回應：
美國修法讓專利商標局多了一道判斷專利有效或無效的手續，如果智慧局的舉發制度廢除，台灣智財法院可能會需要更多的技審官。
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 與會者回應：
關於和解的數據剛好前陣子做過統計，從2008年7月1日到2009年的8月31日，智財法院總共和解的案件是40件，如果依王錦寬協理提到進入實質審查案件的比率是20%出頭，這比例低於日本蠻多的。不過清水法官認為可以進一步分析和解的內容對原告有利或是對被告有利的比例，這部分的實證統計數據可能需
要智財法院的協助。
Q7 在專利無效的審理過程中，專利權已過期而無法再進行更正，該如何處理？
高林教授回應：
在日本，專利權期間屆滿後仍可以向特許廳請求無效審判，無效審判確定後是當然不能再申請更正，但如果是有人在專利權期間屆滿後再請求無效審判是可以提出申請專利範圍更正的。另專利權期間滿了後的損害賠償訴訟中當然也可以提出專利無效的主張，所以就算專利權期間滿了後，也可以提出申請專利範圍更正的。
關於智慧財產案件審理法第33條的問題，在台灣及韓國是都可以提出新證據，可是日本不行。
日本有名的最高法院判決，認為專利權撤銷訴訟(即無效審判)主要審理對象是授予專利的違法性判斷，也就是針對某些特許廳作出的處分是否妥當的判斷。所以在日本，在撤銷訴訟中換掉證據會有批評的聲音。這在台灣跟韓國卻可以提出來，應該會對法院造成困擾。為什麼日本不能提出來呢？對專利權人來說，會想要更正申請專利範圍內容，但因為撤銷訴訟已經繫屬於法院了，不能向法院提出更正，所以只能向特許廳提出更正之請求。所以在這樣的情況下，專利權人只能向特許廳提出更正的請求，故這兩種程序完全是分開的。那麼有沒有可能由法院接受更正請求呢？那是不可能的。因為法院是在判斷某個行政處分的違法性，所以不能溯及既往地改掉申請專利範圍的內容。因此，法院不管專利權人是否更正申請專利範圍都直接作出專利是否無效的判決，對專利權人來說如同是剝奪更正的權利。因此在專利權撤銷訴訟中請求更正申請專利範圍時，法院會先把案件退回到特許廳，使其在特許廳補正好資料，這在台灣、韓國、日本作法一樣。所以在請求撤銷訴訟的場合，法院也不會無視當事人的權利而逕行作出判決。
清水法官回應：
通常8到9成會催告和解，但並非所有的案件都會催告和解的。催告當事人和解的案件，法院通常先作例如哪一方可能會勝訴的內部討論，至於是否告知當事人該內部討論的結果，則是要看個案，不過大約7到8成的案子中，會讓當事人先了解哪一方會勝訴。
原告會勝訴的情況必須是專利權有效且侵害成立的兩個要件都要符合。但原告會敗訴的原因情況可能是專利無效，或是無侵害兩種狀況。所以在原告會敗訴的情況下催和解，當事人知道自己是因為無侵害還是專利無效而敗訴的情況比較少。所以專利權是否無效，有時候會告知，有時候不會告知，就比例來說，可能是一半以上會告知其專利權是否無效。
王局長回應：
日本專家曾提及如果在侵權訴訟中已經認定專利無效，在日本也不會再審究是否侵權或者損害賠償的問題。
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q8：想請問日本在專利權期滿後還能請求損害賠償，專利權期滿後還能提出無效審判，這兩種情況的請求時效是否一樣？這兩種情況的請求時效是規定在哪個法規裡？
高林教授回應：
關於已經發生的損害賠償，依據時效的規定只能回溯10年，所以若能請求而不請求，超過10年就不能再請求債權了。但是否無法請求損害賠償就不能請求無效審判呢？基本上沒有相關的條文規範。所以專利權無效審判請求是時效超過後也可以請求的。基本上時效是損害賠償的抗辯權，在無效審判中當事人提出時效抗辯，不但不會影響到無效審判，甚至如果當事人願意負損害賠償責任也還是可以的。時效只是個抗辯權而已，並不是無法請求損害賠償。
韓國Chaho JUNG教授回應：
在韓國並沒有關於無效審判之時效限制，因此，不論專利權何時屆滿都可以提出專利無效訴訟。至於專利侵權訴訟，韓國和日本有所差異。在韓國規定有3年的訴訟追訴時效，因此，對於侵權行為請求損害賠償必須在侵權行為發生後3年內。在美國，對於專利侵權的請求時效為6年，或許高林教授所謂的10年時效是另外一件事。根據專利法規定有3年的訴訟追訴時效，但如果不依照專利法，還是可以提起第三人被告訴訟（third party defendant suit），這是另一種的訴訟方式，其適用對象非侵權行為的直接受害人，而是因侵權人（即被告）侵權行為間接受害的第三人，此訴訟的時效是10年。惟上開第三人被告訴訟的狀況下是不能依照專利法請求的，因為其中許多要件是嚴格限制只有專利權人才享有的，例如關於專利有效性之推定或是專利無效性之推定等之主張。
高林教授回應：
在日本因為不法行為而發生的請求權的時效是3年，根據授權契約而發生的請求權部分是10年。所以適用3年還是10年是要看情況，這與韓國一樣。
Q9：因為一個專利案的申請專利範圍有很多請求項，想請問韓國及日本專家，當法院作出無效判決後，是整個專利無效，還是只有其中一部分請求項無效？
韓國Chaho JUNG教授回應：
這個問題屬於法官的裁量空間，當法官認為專利是無效的，侵害訴訟可能就因此結束了；除此之外，更進一步的審判結果，就是判斷專利是無效的且被認為未造成損害。即便法院認為專利是有效的，但基於其他原因，例如被告沒辦法做些什麼，或是因為被告沒有錢，也只能請原告認了。因此，存在兩個原因可以讓被告在法庭上取得優勢，並使法官決定駁回專利權人的請求，一是因為專利是無效
的，一是無法從被告的身上取得任何的金錢（賠償），完全取決於法官的裁量。
清水法官回應：
申請專利範圍中如有多個不同的請求項，法官只能就系爭請求項宣告無效，不能就該請求項以外的其他請求項做出無效宣告。故在一個申請專利範圍中做出某部分請求項無效，某部分請求項有效的判斷是會有的，但該判斷只是用於說明為什麼某個請求項是無效而已。
Q10(王錦寬協理)：目前在實務上很在意智慧局對於法院作出有效或無效判斷的看法，在此舉兩個例子，一個是新型的技術報告請求項比對結果是6，而且很明白的告知找不到前案，在法院的判斷中，也不是找到前案來否定的案子，只是根據說明書所描述的內容，認為不符合專利的定義而撤銷這個專利權。第二個是在智慧局作出不准專利更正的處分之後，法院直接根據法官的判斷作出認為應該准予更正，並依照自認更正後的技術內容進行專利侵權的訴訟。這兩個例子可能將來會發生在實務上，由司法機關來替代原來應該在行政機關所做的處分。另外在智慧財產權審理法第17條，本來就可以命智慧財產局參加訴訟，在目前已知的判決當中，只有6件有這樣的情況，這6件每件智慧局都作出舉發審定，雖然智慧局也已經參加訴訟，但法院判斷結果與智慧局原來的決定完全不一樣。不曉得是法院比較主觀呢？還是智慧局參加訴訟的效能不如預期？實務上法院與行政機關的判斷迥然不同會是個嚴重的問題。
王局長：您的意見是希望智慧局與智財法院對專利有效性的判斷能儘量一樣？
Q11(王錦寬協理)：兩方的基礎不同，其中一方（智慧局）原本有些救濟的程序；另一方（法院）完全沒有機會，一個程序就決定了。如果未來智慧局採行法院作出的判斷後，再盡量按照法院的結果依職權處分時，將會推翻本身做成的許多決定。
王局長：
在智財法院運作一年多以來，大家對智財法院已有更多的認識，包括各位提出的問題，都值得再進一步研究分析，從研討過程可以知道大家非常重視專利訴訟制度的運作，未來希望藉由智慧局及智財法院的良好互動，共同讓制度運作的更好。
高院長：
非常謝謝大家！本人今天獲得很多寶貴的意見，也吸收到很多的新知，以及專利訴訟新制運作後大家的熱烈關切，還有智財法院可能可以更為改善的部分，這是一個很好的溝通及交流平台。
謝銘洋教授：
年度专利诉讼新制国际研讨会-圆桌论坛会议纪录要点
