98年度專利訴訟新制國際研討會－圓桌論壇會議紀錄要點（98.9.22）
王美花局長（以下簡稱王局長）：本次研討會各界參與踴躍，顯見專利訴訟問題在台灣係受到大家高度關切的議題。我們首先請高院長發言。
高秀真院長（以下簡稱高院長）：智慧財產法院實施新的智慧財產權訴訟制度迄今已有一年三個月了，新訴訟制度希望達成的重要的目標一是專業化，二是效率化。效率化的成果大家都有目共睹，而在專業化的部分，則希望能深入智慧財產領域，讓判決都能夠正確，對於專業能夠深化。智慧財產案件審理法第16條就是希望在效率及專業上都能夠深入，審理法第16條著重的就是效益的提升，根據97年7月至98年8月專利訴訟案件的統計，終結的78件中，提出有效性的抗辯的有55件（發明專利10件，新型專利38件，新式樣專利7件），抗辯成功的比率發明為20%，新型為39.47%，新式樣為14.29%，新型專利抗辯成功的比例相當高。
林秋琴律師：智慧財產法院成立一年以來，業界還有整個法律界都非常關切這智慧財產法院的運作，尤其是在專利領域，有效性問題是非常關鍵的。這問題可由兩方面來看，一方面是智慧財產法院獨立審判，另一方面是專利權人權利保障的問題。
惲軼群所長：我們新的智慧財產權訴訟制度運作的時間仍短，我相信我們能多請教一些國外專家們的經驗。
Q1-1：對於申請更正是否核准，智慧局考量的著眼點為何？因為若著眼點是要避免更正前他人未落入權利範圍的物或方法，在更正後反而落入權利範圍內，事情比較單純，若還有其他著眼點要考慮的話，可能比較複雜。
智慧局劉德青：更正案的審查均依照專利法第64條及審查基準的規範辦理，即在不違反專利法第64條第一項第1、2、3款及該條第二項的情況下，就審查基準的規範進行審查。
Q1-2：訂定專利法第64條時一定有其主要著眼點或次要著眼點，若主要著眼點是要避免原來沒有落入專利權範圍的物或方法，因為專利權人更正反而落入更正後的專利權範圍內；如果是以此著眼點來規範專利法第64條，我想專利法第64條內容是需要修改，修改後事情就會變的比較單純。但如果有其他次要著眼點的話，可能會變的比較麻煩。
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q2：日本及韓國專利訴訟中高等法院維持地方法院判決的比例數據為何？
Q3-1：如果專利訴訟判決是以專利無效作為判決的主要依據，會衍生無效審判一致性的問題，法官審理專利侵權訴訟，當然直接對於是否侵權作出認定比較好。被告是否主張專利無效與解釋專利範圍有關係。就日本、韓國及台灣智財法院審理程序，是否有解釋專利申請範圍的程序，這樣的程序對被告而言，是在主張無效審判之前或之後較恰當？
Q3-2：第二個問題主要是想要瞭解，就解釋申請專利範圍而言，原告主張專利權範圍的大或小，會直接決定被告是否提出專利無效，如果原告一開始解釋專利範圍較小，被告可能認為有機會主張不侵權，而在整個訴訟策略上直接主張產品不侵權；但如果原告解釋的專利權範圍較大，對被告來說將更有機會主張專利無效。 所以對於被告主張專利無效的程序應該是相對於解釋申請專利範圍，因為目前台灣專利訴訟的程序並不明確。很多情況是一開始法院就直接問被告是否要主張專利無效，要被告提出一大堆證據，之後再看是否需要解釋專利範圍，讓原告有機會先看到被告所有可能挑戰專利有效的證據，故想要瞭解各國的實務運作。
韓國Chaho JUNG教授回應：
1.關於專利權範圍的界定程序，美國的馬克曼聽證程序受到相當的重視。在美國，馬克曼聽證是在實際的審判前舉行，此程序是強制性的法律規範。但在日本與韓國，卻有更特別的程序以進行專利範圍的界定。當法官認為需要對專利權範圍進行解釋或界定時，法官可以開啟這樣的程序，這是法官的職權範圍。
2.至於專利權範圍修正及專利無效抗辯的議題，在韓國，原告有許多的自由可以限縮專利權的範圍。而被告也有許多的自由可以提起專利無效的主張。所以，每一方當事人都有許多的自由可以提起專利有效性爭議，並提出新證據。而我們目前擔心的是，過多的自由可能導致程序的延宕。因此我們正在思考，是否可能在進行專利權範圍限縮時，對提出新證據的時間也加以限制，這樣或許可以加速程序的進行，但此方案還未決定，我們也正在討論這個問題。詳言之，必須要考慮到的問題就是在個案發現事實的過程中，訴訟程序的經濟，或是訴訟程序的效率都必須考慮。必須找出效率或其他因素與發現個案真實事實的平衡點。
日本清水法官回應：
專利訴訟中高等法院維持地方法院判決的真實數字一時無法掌握，一般而言，地方法院的判決遭高等法院廢棄的比率，大約一到兩成，也就是15%左右。這個比率並不限於發明專利，即便是整體智慧財產案件也大約只是15%左右。判
決逆轉的情形是存在的，但從一般的統計來看，有80%以上的判決是被維持的。 關於第二個問題，從被告的物或方法是否落入專利權範圍的判斷，與該專利是否有效的判斷，兩者通常是分開併行審理。判斷時一般是分別處理，是否涉及侵害一般是在審視說明書、申請檔案歷史等眾多資料後，再判斷該專利之技術範圍。至於專利有效無效的問題，則僅就申請專利範圍加以審酌，並不審酌申請專利範圍以外之事項。
陳國成法官回應：
這問題涉及在侵權訴訟當中，如果提出有效性抗辯，申請專利範圍的解釋大小的問題。一般而言在侵權訴訟時，一定會先主張被控侵權是否落入申請專利範圍中，要作這樣的主張，一定要先將申請專利範圍做一界定，此界定大小的主張提出後，被控方根據主張界定的大小來決定是否要提出有效性抗辯，此順序是無疑義的。在尚未進入攻防時法院是否要當事人提出有效性抗辯，民事訴訟基本上還是依照當事人的主張來審理，不會依職權詢問是否要提出有效性抗辯。所以在實務操作上還是依照當事人的主張來進行審判，個人認為在民事訴訟上是不會存在依職權或主動要求提出有效性抗辯的問題。
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q4(王錦寬協理)：個人調查到2009年7月31日為止，智慧財產權法院審理的案件總共有66件，當中許多未進入實體審查。進入實體審查總共有39件，這39件的統計結果，好的是這些案子平均審理時間大概只有4-5個月，速度很快效率很高。個人認為較嚴重的是，在這39件進入實體審查的案件中，其中有15件是被認定為專利無效，判決原告敗訴，占了近38%；有6件認定專利有效，占了15%；有3件是被告對專利權有效提出爭執，但智財法院沒有審理，占了7%；有15件是被告沒有爭執專利有效性。換句話說，在過去一年中有將近4成的案件是被認定專利權無效的。若以66個案件為基礎，當中發明案只占7%，而新型占了68%，亦即在智財法院的審理實務上，新型審理遠比發明來的多很多。目前新型是採形式審查，在這情況下，專利有效與否在智財法院產生不利的情況比例看起來很高。
第一個問題：將來在專利法修正時，如果在智財法院對專利有效性作出認定時，目前智慧局的態度是對舉發傾向於作出一致的處分，這樣是否妥當需要再仔細考慮一下。請教智慧局或智財法院對此問題的看法。
第二個問題：針對日本專利法第168條第3項，想請教日本專家對於在特許廳以及在法院所進行的關於168條第3項之相互通知是否有優先順序。另在專利權有效性抗辯攻防中，提出訂正(相當於台灣申請專利範圍更正)的手續，在實務上到底是向法院提出，還是向特許廳提出即可，還是兩邊要同時提出，這當中是否有優先考慮的步驟？
陳國成法官回應：
關於第一個問題，法院的數據顯示，專利被宣告撤銷的大部分都是新型，約六-七成，這與新型採形式審查有關係。因為新型採形式審查後，關於有效性的判斷目前都是到了法院才進行判斷，新型技術報告只是一種諮詢意見的提供，所以法院變成除了舉發爭議外，好像也在審查新型專利。法院相當部份已經承擔了一部分原來智慧局對新型實質審查的工作，所以新型專利的有效性被挑戰的可能性很高，這是主要因素。同時也牽涉到新型採形式審查是否要調整，尤其是當新型已經被法院或者是經過新型技術報告認定不具有可專利性要件時，是不是要讓實質上已經不具有可專利性要件的新型專利繼續存在？這會造成專利權有不安定的情況，這種情況是否繼續維持現制，即除非有人去舉發，否則就任由它繼續存在？實質上隨時會被挑戰成功的專利權空掛在那，這樣的制度是否是好的？還是如果已經被法院或被新型技術報告評定不具有可專利性要件時，由智慧局依職權進入實質審查，作出是否撤銷決定，這是一個思考方向；這樣對目前採形式審查的新型有調整的作用，而不是專利專責機關就實質部分不進行審查，全由法院來審查。畢竟專利有效性的審查應該由專利專責機關作出第一次裁決，才是比較符合目前專利有效性審查的機制。亦即由專利專責機關作出第一次審查後，再由法院認定，如果直接跳到由法院進行第一次審查，就會形成原來專利權的基礎不穩定，大眾對新型的信任或權利基礎也會產生質疑。
王局長補充：
智財法院受理的案件許多是用和解收場，就個人的瞭解，在日本會和解是因為原告非常可能勝訴，所以雙方容易達成和解，在台灣的訴訟也有類似的情形，如果統計一下和解的件數，可能會與日本蠻接近的。另外就是新型的部分，就我們的了解，有些是在改採形式審查之前的案件，其他才是採形式審查之後的案件，採形式審查的新型，建議一定要附有技術報告，不曉得智財法院針對新型主張侵權的案件是否審視有無技術報告？如果注意到技術報告而且技術報告評價是不具有可專利性要件，對智財法院作成專利無效的認定問題不大。第三點，王錦寬協理提出，智慧局未來針對智財法院認定無效案件打算要作成舉發成立的處分，這樣是否妥當的問題，高林龍教授提到，事實上行政處分的對世效力應該較能拘束民事判決，反之在民事訴訟中對專利有效性的審判應該沒有拘束行政處分的效果，但有趣的是在現今台灣剛好相反。
高林教授回應：
日本現採互相通知的制度，在制度上沒有規定哪一方應該優先通知。關於此點不知道台灣跟日本的特許廳的作法有無不同。本人在兩年前的一篇論文『特許廳與法院在專利無效訴訟上該執行之效能』中，認為最終讓專利溯及既往變成無效的
判斷應該是特許廳。法院只是在侵權訴訟中，在兩造當事人間判斷專利是否無效而已。專利最終是否無效之判斷應該是由特許廳做出才對。不過還是有人認為最終的決定權應該由法院進行判斷。在日本有這兩種不同的理論在討論。
清水法官回應：
關於特許廳與法院判斷之間的關係，就如高林教授所說的，其關係應該是獨立的。實際上，向法院提出專利無效抗辯後，再向特許廳提出無效申請的，約僅六、七成而已，所以只在法院判斷專利是否無效僅兩、三成。因為向特許廳提出申請需要費用，所以法院無法向當事人建議是否提出申請，是否申請係由當事人自己決定的。針對這樣的情況，到底一件專利是否真的無效，法官會想聽聽特許廳的見解。所以通常法官收到案子之後，如果發現當事人有意願向特許廳提出無效申請的話，會希望當事人早一點向特許廳提出；也就是說如果當事人已決定向特許廳提出無效申請，就會建議當事人早一點提出。因為如果法院的程序已經進行到一半後，當事人再向特許廳提出無效申請，那麼法院就無法及時得知特許廳的判斷結果。不知道台灣有沒有暫停訴訟的制度，在日本要用這種方法進行訴訟，才能看到特許廳的判斷結果。
另外，申請專利範圍更正的問題與前述的問題不同，不同點在於，當事人為了對抗專利無效的抗辯，會向法院提出專利範圍更正，此時法院會要求當事人向特許廳提出更正申請。因為專利範圍更正申請中的每句話都很重要，當事人應嚴謹地處理，不能只在法院訴訟中以假設的方式提出要求如何更正，如何解讀。所以在日本法院會強烈求當事人向特許廳提出更正之申請。
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q5(王局長)：在日本侵權訴訟時權利人有說要更正專利範圍，日本的作法是希望當事人向特許聽提出更正的請求。現在台灣碰到的問題是，如果智財法院要求當事人向智慧局提出更正時，往往會因伴隨著舉發案存在，導致審理的時間要拖很久，日本是否會有這樣的問題？亦即如果權利人向特許廳申請更正時，是否同時會有一個專利無效的申請案件在進行，如果更正的審查時間拖很久，地方法院該如何執行？是不是要等專利無效的申請案件作出決定後，再繼續進行侵權訴訟案？
清水法官回應：
在日本，法院是不會等特許廳的結果的。嚴格來說，提出申請專利範圍更正之申請時，可能有兩種不同的狀況，一個是同時有人向特許廳提出專利無效申請，另一個狀況就是沒有人同時提出專利無效申請。提出申請專利範圍更正申請時沒有人同時提出專利無效申請的情況會比較快，大約三、四個月就可以有結果。如果提出更正同時也存在專利無效申請的話，時間會更久。就法官來說，只要當事人能確定提出更正的內容，法院就可以對其餘的部份做出判斷。所以在日本，法院
年度专利诉讼新制国际研讨会-圆桌论坛会议纪录要点
