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美国外观设计专利侵权判断方法的最新发展

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最高法院认为原告拥有专利的马鞍是在结合被称为Granger马鞍的前半部与被称为Jenifer 马鞍的后半部的基础上完成的,因为有了“一个位于马鞍后部几英寸长的几乎垂直的下垂物” 而区别于在先设计,所以它不是一个简单的结合,具有可专利性。但在侵权判断分析时,最高法院又认为,由于该下垂物对该专利设计是实质性的,并且该不同点(指下垂物)是如此显著,而被告产品中没有该不同点,所以被告产品不侵权。

在Whitman Saddle中,美国最高法院的确没有使用“新颖点”三个字,也没有创设一个独立存在的新颖点法,但其判决中对“下垂物”的阐述确实与“新颖点”法有异曲同工之处。

对此,判决是这样总结的,“根据在先设计与专利设计之间的相似性来考察,(最高)法院的观点是,被控设计没有包含该独有特征,而该独有特征会使其明显相似于专利设计而不是众多的在先设计。因此,(最高)法院认为被控设计没有侵权”。也就是说,由于被控设计没有包含专利设计独有的设计特征——“垂直的下垂物”,而该特征

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又明显使得专利设计区别于众多的在先设计,所以被控设计不侵权。为进一步证明自己推理的正确性,还继续讨论了另外四个案例。

在反驳被告等支持新颖点法的观点后,满席判决认为在参考在先设计基础上适用普通观察者法,可以避免“新颖点法”带来的种种弊端:

1、 新颖点法难以适用,难以达到外观设计专利保护目的 在专利设计存在多个可能构成新颖点的情况下,案件的结果就转化成法院或事实发现者将注意力聚焦在哪个潜在的新颖点这个问题上。这时,法院的注意力不再关注被控设计是否盗用了专利的整体设计,而仅仅在意是否盗用了某个具体的设计特征。

此外,专利设计越新颖,新颖点越多,给被告没有盗用全部新颖点而不侵权的争辩机会就越多。此时,即使被告盗用了专利设计几乎全部的新颖点而与专利设计没有区别,也不构成侵权。因此,判决认为不采用新颖点法可以得到更符合外观设计专利保护目的的结果。即,从外观设计专利立法角度看,判决认为适用新颖点法难以达到外观设计专利保护目的。

同时,判决认为在普通观察者法下,熟悉本领域的普通观察者同样会关注那些赋予外观设计专利性、区别于在先设计的设计特征,并且不会带来新颖点法要关注所谓的新颖点而过于在意细微的设计特征的风险。

2、 组合设计易起争端

现代设计更新换代的速度越来越快,不可避免地造成设计空间越

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来越狭窄,导致大量的外观设计是在重新组合已有设计特征基础之上完成的,即所谓的组合式外观设计;这在新颖点法下非常容易引起争端,就该组合本身(实质上就是外观设计本身)是否能构成新颖点9,在什么条件下能成为新颖点,CAFC始终没有统一的结论。因此,这一点就具有非常现实的意义。

同时,针对被告的争辩理由,判决认为,只要充分考虑在先设计,借助于普通观察者法能更直接地将外观设计的保护范围限定在一个合理的范围之内,以确保仅仅体现与在先技术类似的外观设计不侵权,而无需借助于单独存在的“新颖点法”。此外,对如何做到这点进一步解释到,“检查专利设计的新颖性特征是对比专利设计与被控设计和在先设计的重要组成部分。但是这种设计间的对比,包括检查任何新颖性特征,必须作为普通观察者法的一部分进行,不能作为仅仅适用于诉讼程序、聚焦于特定新颖点的独立方法的一部分进行”。

自然,判决也反对适用“非微不足道改进”法,认为它是对“新颖点法”的细分。

判决还强调,不要误读普通观察者法下的专利设计与在先设计之间的对比,这种对比仅仅涉及侵权判断,与判断专利是否有效无关。

此外,就是否要对外观设计专利保护范围进行“词语化”解释的问题,在引用最高法院及MPEP(美国专利审查指南)相关内容后,判决也给出了明确的答案:法院没有义务给出详细、正式的词语话的权利要求解释。

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在LAWMAN ARMOR v. WINNER INTERNATIONAL (Fed. Cir 2006)中,该合议庭拒绝原告的争辩理由,反对将已有设计要素的组合或者说设计本身作为一个单独的“新颖点”,并判决被告不侵权

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五、En banc判决主文

在做出是否侵权决定前,判决有大段的引用及推理,其引用及推理颇耐人寻味,这部分内容将在“思考”中详细叙述。

双方当事人对两种指甲锉的基本形状没有争议,即基本相同,如上图所示;两种设计区别在于被告的四个边都有抛光垫,而原告的专利设计只有三个边有抛光垫,第四个边没有抛光垫。同时,法庭认为最接近的现有设计是Falley指甲锉和Nailco专利,分别如上图所示。

双方当事人为证明自己主张,均引用了各自的专家证人证言。 对于上述区别点,原告的专家证人Eaton女士仅仅断言“我不相信,对于指甲锉的普通观察者和消费者来说,相对于整个外观设计专利而言增加一个抛光垫会显著改变整个设计的装饰性效果和外观”。而被告的专家证人Falley先生则叙述的较为详细,除了解释如何结合两个在先设计可以很容易得到被告的产品外,还着重解释了“三边”(three-way)与“四边”(four-way)指甲锉的含义,“三边”是指有三个抛光垫,“四边”是指有四个抛光垫,并强调指出“三边”“四边”对本领域的消费者而言非常重要——“看一眼”就能将它们区别开,绝不会将它们混淆。

简言之,原告的专家证人没有解释为什么普通观察者会将被控设计误认为是专利设计而不是在先设计的Nailco专利,而被告的专家证人却进行了解释:因为有“三边”“四边”的区别,消费者不会将被控设计误认为是原告的专利设计。

据此,法庭认为原告没有满足优势证据的举证责任,认定被告不

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侵权而维持原判。 六、几点思考

1、美国外观设计侵权判断标准是否下降了

如果仅仅根据抛弃了“新颖点法”这一现象看,侵权判断标准无疑是下降了,因为原来的两个限制性条件变成了一个。但是,有一个现象值得关注,当判决书中出现“普通观察者”或“普通观察者法”字样时,“在先设计”字样如影相随。而且,在判决书中多次强调在适用普通观察者法来对比被控设计与外观专利时,一定要考虑在先设计。如果这仅仅是一种猜测的话,判决书中还有这样一段话“尽管我们这样做是在考虑了在先技术基础上应用普通观察者法,而不是应用了新颖点法,但我们的分析与联邦区法院的分析大体是相同的”,这就值得引起注意了。

此外,从听审该案、抛弃新颖点法的目的和反驳被告的推理等方面看,判决所称的“普通观察者法”似乎实质上并没有减损“新颖特征”(novel feature, new feature)在侵权判断中的重要性,似乎仅仅排除了其单独适用的机会,而将其“隐身”于普通观察者法中。即,尽管判决抛弃了“新颖点”法,但没有抛弃“新颖点”法的核心——侵权判断时必须考虑在先技术及专利设计中的“新颖特征”,并充分考虑该“新颖特征”对于区别在先设计与专利设计中的重要性。

因此,现在就断言美国外观设计侵权判断标准下降也许为时尚早。

2、Egyptian Goddess与Whitman Saddle

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美国外观设计专利侵权判断方法的最新发展

最高法院认为原告拥有专利的马鞍是在结合被称为Granger马鞍的前半部与被称为Jenifer马鞍的后半部的基础上完成的,因为有了“一个位于马鞍后部几英寸长的几乎垂直的下垂物”而区别于在先设计,所以它不是一个简单的结合,具有可专利性。但在侵权判断分析时,最高法院又认为,由于该下垂物对该专利设计是实质性的,并且该不同点(指下垂物)是如此显著,而被告产品中没有该不同
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