吴寿仁：科技成果处置及转化方式分析
2017-10-24战略前沿技术本文转载自北京高精尖科技开发院（ID：gao-jing-jian），来源：《科技中国》2017年第十期，作者：吴寿仁，上海市科学技术委员会体制改革与法制处原处长，现任上海市计划生育科学研究所党委副书记，《科技成果转化操作实务》一书作者
众所周知，新修订的《促进科技成果转化法》将科技成果的处置权、收益权和使用权下放到科技成果持有人，即国家设立的科学技术研究开发机构和高等学校（以下简称“高校院所”）有权处置所持有的科技成果。该法第十六条规定了六种转化方式，第十七条规定了三种处置方式。那么，科技成果转化、科技成果处置的内涵分别是什么两者有何联系与区别处置的前提是拥有科技成果权利，而科技成果的权利又是怎么确定的呢
弄清楚上述几个问题，有助于深刻理解并贯彻落实《促进科技成果转化法》，处理好《促进科技成果转化法》与《专利法》《合同法》等法律之间的关系，运用好相关财税扶持政策，进而更好地实施科技成果转化。以下就上述几个问题一一进行分析。
一、如何确定科技成果的权利归属
科技成果处置与转化的前提是享有科技成果的所有权或处置权。那么，在什么情况下科技成果归单位在什么情况下科技成果归个人
（一）职务科技成果归单位
《促进科技成果转化法》第二条第一款规定，职务科技成果，是指执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务，或者主要是利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果。“执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务”是指科技人员履行岗位职责、接受单位指派的任务。科技人员利用业余时间从事研究开发活动，与“执行单位的工作任务”之间不能严格区分开来的，可能被认定为履职行为，所取得的研究成果可能被认定为职务科技成果。《专利法》《集成电路布图设计条例》《植物新品种条例》和《计算机软件保护条例》都对职务科技成果的归属作出了规定。
科学研究与技术开发往往有“有心栽花花不开、无心插柳柳成荫”的现象。高校院所一般是由科研人员根据自己的特长、兴趣或者社会需求，提出课题，申请国家和地方科研立项，或者向本单位申请立项，单位择优予以支持。尽管所取得的成果是职务科技成果，但科研人员是处置、转化科技成果的实际控制人。企业为鼓励科技人员利用业余时间从事自己感兴趣的研发，创造条件、提供资助、组建团队、设置部门，达到一定条件的还鼓励其在职创办企业，共同实现科研成果的转化，达到合作共赢的目标。
（二）约定优先原则
为遵循《合同法》规定的意思自治原则，事先对科技成果的归属有约定的，依照约定。在下列两种情形下，可约定科技成果归科技人员所有。
1. 就利用单位物质技术条件作出约定。《专利法》第六条第三款规定，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。根据这一规定，在特定的情况下，如不是执行本单位的工作任务，只是利用本单位的物质技术条件所完成的科技成果，从有利于科技成果转化的角度，高校院所可以将科技成果认定为非职务成果，授权科技人员申请专利，并由科技人员实施该成果的转化。该科技成果得到转化，并取得收益的，科技人员应向单位返还“利用本单位的物质技术条件”的费用。科技人员应支付的费用额度应当事先在协议中作出明确的约定。
例如，某研究所在引进某科技人员张三（为叙述方便，就称他为张三）时，张三就在进行某种药物的研发。该单位通过内部立项的方式资助了5万元，支持张三继续对该药物进行研发。研发成果出来以后，拟申请国外专利，但碰到以下几个问题：一是必须聘请国外律师撰写专利申请书，涉及费用较高，按规定必须走政府采购程序，但按照当前的政府采购流程很难聘请最优秀的国外专利律师撰写专利申请书；二是该专利很有可能被国外知名药企诉为无效，将可能涉及国际知识产权官司，有可能需要聘请国外专利律师应诉，涉及费用也比较高；三是因专利申请费用比较高，能否达到预期目标有很大的不确定性，而且即使申请成功，预期收益也会比较漫长。单位因此多次组织专家论证会，倾向性的意见是慎重申请专利。但张三坚持自己的看法，坚持要求申请专利。经过前后近一年的反复酝酿，该单位决定依据《专利法》和国家相关法律法规，与张三约定，授权张三以自己的名义申请国外专利，如果该专利技术获得授权并实现转化、取得收益的，将一次性补偿单位100万元，作为单位资助、使用科研条件设施的补偿。而经过核算，近年单位对该项目投入的资金，包括张三的工资收入分摊的费用，合计不到20万元。这种做法，单位不承担经济风险，又充分尊重张三的选择，保护并充分发挥其积极性。
2. 探索赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》规定，对于接受企业、其他社会组织委托的横向委托项目，允许项目承担单位和科研人员通过合同约定知识产权使用权和转化收益，探索赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权。这一规定可以理解为：一是适用对象应当是高校院所及其科研人员；二是适用项目为横向委托项目，不适用于高校院所承担的纵向财政资助项目；三是事先在合同中作出约定，尊重合同当事人的意思自治。为什么可以这样进行探索这是因为根据《合同法》的规定，委托开发合同的当事人可以事先约定技术成果的归属，并可进一步约定技术成果归科研人员。但为什么要作这样约定为什
么要归科研人员或赋予科技人员所有权或长期使用权笔者认为，这是为了进一步发挥科研人员持续进行研究开发的积极性、主动性。
另外，科技人员兼职或离岗创业期间所取得的科技成果，是归科技人员所有，还是归所在单位所有，还是归兼职单位或离岗创业期间的任职单位所有，应当事先作出约定，避免事后产生纠纷。
二、什么是科技成果处置权科技成果处置方式有哪些
科技成果处置是指科技成果持有人对科技成果财产权利的处分，主要涉及科技成果财产权利是否转移及如何转移的问题。科技成果处置权是指科技成果持有人对科技成果财产权利进行处分的权利。过去，因国家设立的高校院所对所持有的科技成果只有非常有限的处分权，在处置科技成果时必须报有关政府部门审批。《促进科技成果转化法》规定的下放科技成果处置权，实质上就是高校院所在处置科技成果财产权时，政府有关部门不再审批，包括各种形式的变相审批。
科技成果的处置主要涉及两方主体：一是科技成果持有人，即拥有该科技成果的权利人，包括高校院所、企业、其他组织和自然人等；二是科技成果的承受人，如受让人、被许可人，主要指企业，也包括科技人员。与之相关的一方主体是科技成果完成人，它们享受署名、受表彰等精神权利和获得奖励和报酬的财产权利。
科技成果处置的对象是科技成果的财产权利，主要包括两大类：一类是专利权、软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等取得国家有关部门颁发的权利证明文件，以下统称为“有证技术成果”；另一类是指科技成果权利人自行采取措施予以保护的技术秘密（也被称为商业秘密），包括专有技术、传统技艺、生物品种、管理方法等非专利技术成果，技术秘密权利人对技术秘密只拥有使用权和转让权，以下统称为“无证技术成果”。
笔者结合实践，认为科技成果处置有以下六种方式。 （一）科技成果转让，即向他人转让科技成果
科技成果转让与《合同法》规定的技术转让有所不同：一是标的不同，科技成果转让的标的是科技成果，包括有证技术成果、无证技术成果及其组合。《合同法》规定的技术转让合同的标的一般侧重于有证技术、无证技术等，也包括专利申请权。二是转让的内涵不同。科技成果的转让是指转让科技成果的所有权，即有证技术成果的转让，而《合同法》规定的技术转让还包括专利申请权转让、专利实施许可和技术秘密转让。尽管如此，科技成果的转让对应于《合同法》的专利权转让，仍然适用《合同法》的规定。
从科技成果持有人与科技成果的受让人是否存在关联关系，两者的成交应当细分为以下5种情形。
1. 两者之间不存在关联关系。科技成果转让是按照独立交易的原则进行的，双方可以采取协议定价、在技术市场挂牌交易或者拍卖等方式确定成交价格，并办理财产权转移手续。
2. 两者之间存在利益关联关系，则两者之间的科技成果转让属于关联交易。为提高交易效率，一般采取协议定价方式确定交易价格。如果要求双方按照独立交易原则进行交易的话，应当采取在技术市场挂牌交易或拍卖等方式确定成交价格。
3. 两者之间存在100%的利益关联关系，即科技成果的受让人是科技成果持有人的全资子公司，或者科技成果持有人是科技成果受让人的全资子公司，可以采取无偿划转（拨）的方式，将科技成果划转至科技成果承受人。
4. 科技成果受让人是科技成果完成人。这种情形有两种做法： 一是按照独立交易的原则进行，职务科技成果完成人享有同等条件下优先受让权。《合同法》第三百二十六条规定，法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。这一规定可以理解为，职务技术成果完成人可以受让职务技术成果，而且享有同等优先的权利。为保障科技人员能够享受优先受让权，《广东省促进科技成果转化条例》第十一条第二款规定，高等院校、科学技术研究开发机构拟转让或者放弃持有的科技成果的，应当提前一个月书面通知成果研发团队或者完成人，成果研发团队或者完成人在同等条件下享有优先受让权。其中，“提前一个月书面通知”是高校院所转让科技成果时必须履行的法定程序。
二是约定转让方式。在实践中，对于一些价值不太高、单位不值得花较大力气推动转化的科技成果，高校院所可采取以下灵活的做法，即与科技人员约定，将科技成果转让给科技人员，但暂不支付转让费用，在科技成果实现转化并取得收益以后支付转让费用。这种附条件的支付条款，降低了科技人员受让科技成果的门槛，激发了科技人员通过离岗或兼职创办企业实施科技成果转化的积极性。
5. 科技成果受让人与该科技成果完成人存在利益关联关系。虽然科技成果受让人与科技成果持有人不存在利益关联关系，但与科技成果完成人存在利益关联关系的，如受让人是由科技人员在职或离岗创业投资创办的企业，或者科技人员在该单位兼职等，为避免利益输送而产生道德风险或者廉政风险，一些高校院所（如复旦大学）规定，科技成果完成人在提出科技成果转化申请时必须主动声明是否存在利益关联关系。存在利益关联关系的，就不能采取协议定价方式确定交易价格，必须引入第三方，采取评估定价或者在技术交易市场挂牌交易或者拍卖等方式确定交易价格。
为什么科技成果受让人要采用科技成果转让方式受让科技成果呢主要原因是，受让方很看重科技成果的知识产权，如申请高新技术企业认定、享受软
件企业及其他相关政策，或者在拟受让的科技成果的基础上进行后续的研究开发，以增强自身的科技创新能力。
（二）许可使用，即许可他人使用科技成果
许可他人使用科技成果是指科技成果持有人或其授权人许可他人在一定期限、一定地域或行业领域、以一定方式使用其所拥有的科技成果，并向他人收取使用费用。例如，据报道，复旦大学生命科学学院教授杨青团队研制10多年的新药成果IDO抑制剂专利权，将其除中国大陆、港澳台地区以外的全球独家临床开发和市场销售权利授予美国药企HUYA。双方协议约定采用“里程碑式转让方式”，即HUYA公司向复旦大学支付一定额度的首付款，在IDO抑制剂在国外临床试验结果取得优质效果且年销售额达到不同的目标后，HUYA公司向复旦大学支付相应款项，累计不超过6500万美元。
1. 许可使用方式。一般来说，许可使用有以下5种方式：
（1）独占实施许可。即将科技成果的实施许可权授予一家机构，排除科技成果持有人实施该成果的权力。独占实施许可费与许可使用的地域、行业领域有关。例如，前述的IDO抑制剂专利技术成果案例中，HUYA获得了除中国大陆、港澳台地区以外的独占实施许可权。
（2）排他许可。即除科技成果持有人保留对该成果的使用权外，仅授予被许可人使用该科技成果。但这种情况应当避免科技成果持有人与被许可人之间的恶性竞争，保护双方的合法权益。
（3）普通许可，往往是在某一地域或行业领域独家许可，即在该地区或地域范围内授权一家机构使用科技成果。因一般的普通许可会导致被许可人之间的恶性竞争，而不加限制的普通许可较少使用。
（4）分许可，即科技成果持有人许可被许可人在允许使用的期限、地域内以其自己的名义许可第三人以一定的方式使用该科技成果。
（5）交叉许可，即科技成果持有人许可他人使用其科技成果，同时他人也许可该科技成果持有人使用他人拥有的其他科技成果。
2. 许可使用标的。根据《合同法》的规定，许可使用是一种特殊的转让，即使用权转让，或者租用科技成果，不涉及科技成果的知识产权权利的转移。因科技成果有有证技术成果与无证技术成果之分，许可使用的标的分以下3种情形：
（1）有证技术成果的许可使用，即对应于《合同法》规定的专利实施许可，是指不变更有证技术成果的权利人，被许可人按照约定的期限、范围和使用方式使用该技术成果。一般来说，被许可人对拥有科技成果的所有权并不强烈，或者不会对许可使用的科技成果进行后续的研究开发，才会采用许可使用方式。
（2）无证技术成果的许可使用，即对应于《合同法》规定的技术秘密转让。对于无证技术成果，因对该成果不拥有所有权，只能采用许可使用方式。
科技成果处置及转化方式分析
